Choisir et protéger sa marque

Une marque est l’image de votre société aux yeux de vos clients actuels et potentiels mais aussi auprès des autres acteurs de votre marché comme les concurrents.

La marque est aussi un actif : un bien ayant une valorisation par la reconnaissance dont elle dispose auprès d’un public et du prestige qui l’accompagne. Plus le public et le prestige sont importants, plus elle a de la valeur. Son élaboration et sa gestion appelle donc à mettre en place une stratégie.

Néanmoins elle demeure avant tout un concept juridique : c’est un élément de propriété industrielle soumis à des contraintes administratives de dépôt pour officialiser sa protection et conceptuelles dans le choix de sa forme. 

La marque doit répondre à des impératifs, notamment :

• Financier : le dépôt d’une marque coûte de l’argent et le maintien d’une ou plusieurs marques dans un ou des pays peut vite faire monter la note. Il est alors important d’évaluer le cout/bénéfice de l’exploitation d’une marque sur un territoire.
• Géographique : votre marque doit être déposée sur un territoire donné ce qui suppose au préalable d’avoir un intérêt économique sur ce territoire. Par exemple il ne paraît pas opportun de déposer une marque européenne si vous n’avez pas de clientèle en dehors de la France et que vous ne souhaitez pas prospecter en dehors des frontières nationales.
• D’image : le choix de la forme de votre marque peut influencer sur la perception de vos clients, en bien comme en mal. Il est important de choisir une marque pertinente au regard de votre secteur d’activité et qui face transparaître la « personnalité » de votre société ou de votre produit.

Bien entendu, ce ne sont pas les seuls impératifs. Ils peuvent se décliner à l’infini en fonction des situations et des besoins de chaque société.

Le dépôt d’une marque doit être réfléchi, c’est un acte qui vous engage, au moins financièrement. N’hésitez pas à vous poser les bonnes questions avant de vous engager dans cette entreprise et éventuellement vous faire suivre par des professionnels.

Pour être reconnues et protégeable, une marque doit faire l’objet d’un dépôt auprès d’un organisme officiels de propriété intellectuelle. Ainsi en France il s’agit de l’Institut national de propriété industrielle (INPI), au niveau européen de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Enfin pour effectuer des dépôts à l’international, il est recommandé de passer par l’Organisme mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) ; vous pouvez toutefois toujours passer par les organismes nationaux locaux.

Avant d’effectuer le dépôt, il faut effectuer 3 étapes primordiales :

• Choisir la forme de la marque :
  • Il faudra alors choisir parmi les différents types de marque :
    • Verbale : le nom d’une marque évoquant sa prononciation (peut être un nom, un mot, un slogan ou encore des chiffres)
    • Figurative : un dessin, un logo
    • Semi figurative : une marque alliant un élément verbal et figuratif,
    • Autres types de marques : sonore, de couleur, de forme, hologramme, de position, de motif, de mouvement, multimédia.
• Déterminer les produits et services associés à la marque :
  • Pour se faire une classification, dite de Nice, a été élaborée. Elle est composée de 45 catégories comprenant chacune des produits ou services. Il faut donc choisir parmi ces 45 catégories celles qui correspondent aux prestations suggéraient par votre marque et énoncer les produits ou services désignés.

Il n’est pas conseillé d’étendre outre mesure le nombre de produits ou services. Il faut que votre marque soit réelle, c’est-à-dire qu’elle corresponde à l’activité constatée. Cela vous permet de limiter une potentielle confusion avec d’autres marques qui ne seraient pourtant pas dans votre secteur d’activité. Enfin, cela vous permettra d’éviter des dépôts qui pourrait être qualifiés d’abusifs par un juge.

• Vérifier si la marque est disponible :
  • Il existe en droit de la propriété intellectuelle le principe d’antériorité. Si une marque antérieure est ressemblante à celle que vous cherchez à déposer, vous êtes susceptible de voir votre dépôt être opposé par la personne disposant de ladite marque.
  • Il y a pour cela deux points cumulatifs à vérifier :
    • Si la marque est similaire dans sa forme, que ce soit phonétiquement pour une marque verbale ou dans sa forme, ses traits pour une marque figurative.
    • Si la marque a été déposée dans des classes de Nice semblables, pour des services ou des produits similaires.

Il est possible d’effectuer des recherches sur la base de données marques de l’INPI ou des différentes organisations précédemment mentionnées. 
Sachez toutefois qu’une telle recherche reste partielle et ne peut pas vous assurer à 100% qu’une marque antérieure n’existe pas.

Une fois votre marque déposée, vous disposez d’une protection de 10 ans renouvelable. Pendant cette période, vous disposez d’un monopôle d’exploitation sur celle-ci, c’est-à-dire que personne d’autre que vous ne peut l’utiliser au risque de voir sa responsabilité civile engagée, notamment pour contrefaçon ou parasitisme économique.

Si vous prenez connaissance d’une atteinte à vos droits de propriété industrielle, la première étape est la mise en demeure de la personne concernée de cesser toute activité qui vous cause préjudice. Cette négociation peut aussi prendre la forme d’une médiation ou d’un arbitrage. Si elle n’obtempère pas, il vous faudra saisir un juge pour qu’il puisse procéder à une injonction interlocutoire (ordre du juge avant jugement définitif) et des saisies conservatoires si besoin.

Lors du dépôt d’une marque, une période d’opposabilité de deux mois est ouverte à compter de sa publication dans le journal officiel des marques. Afin d’effectuer une opposition, vous devez saisir l’autorité compétente ayant enregistré la marque. Par exemple, s’il s’agit d’une marque française, il faudra demander au service compétent de l’INPI.

Lorsque vous disposez d’un portefeuille de marques, il est recommandé de faire appel à des conseils en propriété industrielles/avocats spécialisées afin de suivre celui-ci et d’opérer des veilles pour détecter tout acte, dépôt ou utilisation frauduleuse, qui pourrait contrevenir à vos droits.

Pour toute information complémentaire, consultation, faites appel à nos conseillers spécialisé en propriété intellectuel.